Horyzontalny Punkt
Kontaktowy
Polska Południowo-Zachodnia

W dzisiejszym artykule przybliżamy Państwu Foreground IP, czyli własność intelektualną będącą wynikiem projektu badawczo-rozwojowego. Jest to trzecia publikacja z cyklu artykułów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych (zasad, procesu, strategii) w projektach horyzontalnych. Pierwsza dotyczyła ogólnych zasad komercjalizacji wyników badan naukowych. Druga natomiast dotyczyła Background IP.

Jak opisano w poprzednich artykułach skuteczna komercjalizacja (transfer technologii) wymaga nie tylko realizacji merytorycznych prac badawczo-rozwojowych. Istotne jest także formalne przygotowanie wyników tych prac B+R, aby umożliwić ich komercjalizację. Ma to szczególne znaczenie w projektach partnerskich realizowanych np. w ramach konsorcjów, gdzie twórcy Foreground IP są przypisani do danych członków konsorcjum.

Zatem w niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu, co kryje się pod pojęciem Foreground IP.

 

Definicja Foreground IP (przykładowa)

Foreground IP to wynik prac badawczo-rozwojowych otrzymany w ramach projektu, w szczególności know-how, wynalazki, wzory przemysłowe i użytkowe, projekty racjonalizatorskie, oprogramowanie, kody źródłowe i wszelkie prawa własności intelektualnej, przemysłowej do tych wyników, w tym prawo do rozporządzania, korzystania, prawa do uzyskania patentu na wynalazki, praw ochronnych, znaków towarowych, praw z rejestracji wzorów, topografii układów scalonych, odmiany roślin, prawa do know-how.

Proces związany z Foreground IP w projekcie:

 

1. Identyfikacja Foreground IP

W toku realizacji projektu B+R należy zidentyfikować Foreground IP Wyniki projektu o potencjale komercyjnym należy utrwalić w formie spisanej, a w przypadku oprogramowania, jako kod źródłowy. Identyfikacja taka powinna mieć miejsce nie rzadziej niż na zakończenie każdego etapu projektu. Może ona odbywać się podczas spotkań zespołu naukowego z brokerami technologii, rzecznikami patentowymi, menagerem projektu.

 

2. Dokumentacja Foreground IP

Zidentyfikowany Foreground IP należy spisać na przyjętym (w danej jednostce lub w danym projekcie) formularzu i zgłosić do odpowiedniej komórki organizacyjnej - na uczelniach to CTT (Centra Transferu Technologii), a w firmie to dział R&D.
W załączeniu do niniejszego artykułu dodano przykładowy szablon zgłoszenia Foreground IP. Zawiera on szereg danych, które są niezbędne nie tylko w procesie komercjalizacji, ale także w procesie rozliczenia projektu.

Szablon ten zawiera m.in.:

2. 1. Dane twórców, udział twórczy, status formalny twórców.

Należy upewnić się, że prawa do rozporządzania Foreground IP (udziałem twórczym) danego twórcy należą do danej jednostki, co umożliwia m.in. zawieranie przez tę jednostkę umów komercjalizacyjnych w przedmiocie Foreground IP. Zgodnie z prawem, efekty pracy naukowców zatrudnionych na etat należą do pracodawcy.
W przypadku studentów i doktorantów, wyniki należą do nich.  Dlatego w takiej sytuacji należy zadbać o przeniesienie praw na jednostkę naukową. Zwykle zawiera się umowy przeniesienia praw do własności intelektualnej, gdzie za przekazanie praw na jednostkę student, doktorant zyskuje prawo do wynagrodzenia z tytułu komercjalizacji tak jak pracownik naukowy tej jednostki. Zasady dotyczące własności intelektualnej są zwyczajowo uregulowane w regulaminach zarzadzania własnością intelektualna w danej jednostki/instytucji.

W przypadku zlecania części prac podwykonawcom, należy zadbać w stosownych umowach o przeniesienie na jednostkę pełni praw majątkowych do wytworzonych dóbr intelektualnych. Pozostawienie własności lub współwłasności podwykonawcy zewnętrznemu jest dopuszczalne tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, przy uwzględnieniu celowego i gospodarnego dysponowania środkami publicznymi.

2. 2.​​​​​​​ Dane przedstawicieli twórców

Przedstawiciel twórców (ze strony danego członka konsorcjum) to osoba kontaktowa dla brokera technologii prowadzącego proces komercjalizacji, czy też rzecznika patentowego. Zapewnia to sprawne komunikowanie się, bowiem konsorcja, zespoły naukowe projektów horyzontowych są często bardzo rozbudowane. 

2. 3.  Jednostki odpowiedzialne za komercjalizację

 

 

Wyszczególnienie jednostek odpowiedzialnych za komercjalizację każdego członka konsorcjum znacznie usprawnia proces zarządzania i komercjalizacji Foreground IP. Zazwyczaj w jednostkach naukowych to CTT, a w firmach dział R&D - dział głównego technologa.

2. 4. Stopień zaawansowania Foreground IP do wdrożenia, słowa kluczowe, jak i szczegółowy opis.

Dane te są pomocne w opracowywaniu analiz potencjału komercyjnego, aktualizacji strategii komercjalizacji (wstępnie przygotowanej na etapie aplikacji o projekt) jak i opracowywaniu dokumentacji np. zgłoszeń patentowych.

Aby zachować szansę na komercjalizację Foreground IP należy traktować jako informację poufną, przynajmniej do momentu dokonania zgłoszeń, np. patentowych. W przypadku know-how należy zachować zawsze poufność. Podstawowym formalnym zabezpieczeniem rozmów z podmiotem trzecim np. z potencjalnym nabywcą praw do Foreground IP jest umowa o zachowaniu poufności - NDA (Non-disclosure agreement). 

 

3. Udział członków konsorcjum w Foreground IP

W umowie konsorcjum należy zawrzeć metodologię ustalania udziałów w prawie do Foreground IP wszystkich członków konsorcjum Czasami metodologia ustalania udziałów jest z góry określana w dokumentacji danego konkursu. Natomiast w przypadku projektów będących w trakcie realizacji lub już zakończonych, w których nie rozstrzygnięto należycie kwestii praw własności, stosowne regulacje należy zawrzeć w aneksie do umowy konsorcjum (partnerstwa) lub w odrębnym porozumieniu między wszystkimi partnerami.

Co do zasady wszelkie prawa do Foreground IP powinny przysługiwać Stronom, które były zaangażowane w ich wytworzenie, w proporcji odzwierciedlającej wkład twórczy danej Strony w Foreground IP. Idealne rozwiązanie to takie kiedy każde zadanie projektu realizuje jeden konsorcjant, wtedy Foreground IP opracowany przez daną stronę w jej zadaniu należy do tej strony.

Natomiast w większości projektów wytworzenie danego Foreground IP wymaga zaangażowania wielu partnerów  (w tym np. jedno zadanie realizowane przez więcej niż jednego partnera) i współwłasność jest nie do uniknięcia. Wtedy można rozważyć podział wynikający z udziałów twórczych. Przykład: „Udział danego konsorcjanta w prawach do Foreground IP wynika z sumy udziałów twórczych jego twórców, zgodnie z informacjami zawartymi w zgłoszeniu Foreground IP”. W takim przypadku należy także przewidzieć „bezpiecznik” ustalania udziału w prawie – np. jeśli strony nie dojdą do porozumienia (w zdefiniowanym czasie) w sprawie udziałów w Foreground IP, przyjmuje się, że udział każdej strony w prawie do Foreground IP jest proporcjonalny do jej udziału w całościowych kosztach kwalifikowalnych projektu.

 

****

 

W toku realizacji projektu, istotne jest, aby na bieżąco aktualizować zbiór Foreground IP oraz prowadzić dokładną jego dokumentację. Foreground IP (wraz z Background IP) stanowi podstawę działań związanych z procesem komercjalizacji, w tym analizy potencjału komercyjnego, strategii komercjalizacji, ochrony prawnej (np. patent), co umożliwia wybór Foreground IP o jak największym potencjale wdrożeniowym, dla którego można prowadzić aktywny proces komercjalizacji.

Należy podkreślić, iż bardzo ważną rzeczą oprócz określenia udziałów w prawie do Foreground IP jest ustanowienie w konsorcjum partnera odpowiedzialnego za komercjalizację i zasad podziału korzyści z komercjalizacji pomiędzy partnerów.
W następnym artykule przedstawimy przykładowe modele podziału korzyści pomiędzy konsorcjantów z komercjalizacji Foreground IP (+Backgroundu IP) projektu.

 

Autor: dr inż. Tomasz Marciniszyn, Zespół WCTT,

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej,

Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Zachodnia

hpk@pwr.edu.pl