Background IP – podstawa realizacji projektów horyzontalnych
02.09.2024
W dzisiejszym artykule przybliżamy Państwu Background IP – fundament, dotyczący własności intelektualnej, niezbędny w realizacji i komercjalizacji projektów. Jest to druga publikacja z cyklu artykułów dotyczących komercjalizacji wyników badań naukowych (zasad, procesu, strategii) w projektach horyzontalnych. Pierwsza, dostępna pod adresem: Komercjalizacja wyników naukowych do gospodarki
Skuteczna komercjalizacja (transfer technologii) wymaga nie tylko przeprowadzenia merytorycznych prac badawczo-rozwojowych (B+R), ale także odpowiedniego przygotowania formalnego.
W projektach partnerskich realizowanych np. w ramach konsorcjów należy uregulować kwestie związane z własnością intelektualną, zwłaszcza prawa do wyników badań, zarówno w zakresie Background IP, jak i Foreground IP. W niniejszym artykule skupimy się na wyjaśnieniu pojęcia Background IP, natomiast w kolejnym zostanie szczegółowo omówiony Foreground IP.
1. Definicja Background IP oraz Foreground IP
Background IP oraz Foreground IP to prawa własności intelektualnej przysługujące danej Stronie lub Stronom, w szczególności dotyczące:
- wynalazków, patentów, zgłoszeń patentowych, wzorów użytkowych i przemysłowych, topografii układów scalonych, projektów racjonalizatorskich, znaków towarowych — elementów na mocy ustawy Prawo własności przemysłowej,
- poufnego know-how, tajemnicy przedsiębiorstwa,
- utworów,
- baz danych.
Background IP to efekt wcześniejszych prac B+R, przeprowadzonych przed nowo planowanym projektem Stron. Natomiast w trakcie realizacji projektu wypracowywany jest Foreground IP.
2. Background IP, czyli klucz do sukcesu komercjalizacji Foreground IP
Podstawą realizacji projektów, zwłaszcza tych nastawionych na komercjalizację, jest Background IP, który powinien zostać zidentyfikowany już na etapie opracowywania wniosku o dofinansowanie. Oczywiście może się zdarzyć przypadek, że żadna ze Strona nie posiada Background IP zgodnego z ww. definicją – wtedy wystarczy stwierdzić takowy fakt w umowie konsorcjum i można przejść do zagadnienia związanego z Foreground IP – ale pomińmy ten przypadek i załóżmy, że Background IP występuje.
Background IP przysługuje danej Stronie (lub Stronom w przypadku współwłasności) i umożliwia realizację projektu oraz późniejszą komercjalizację wypracowanego w projekcie Foreground IP. Często się zdarza, iż w trakcie realizacji projektu opracowuje się Foreground IP, który zawiera się w Background IP, jest jego uszczegółowieniem, zwiększeniem jego poziomu technologicznego - TRL (Technology Readiness Level).
Strony w umowie np. konsorcjum (lub w załączniku do niej), powinny wskazać i szczegółowo opisać Background IP oraz określić możliwe formy jego komercjalizacji. Ponadto w umowie konsorcjum Strony powinny także zobowiązać się i zapewnić sobie prawo do komercjalizacji Background IP wraz z Foreground IP. Dodatkowo, w trakcie realizacji projektu, może okazać się, że konieczne jest uaktualnienie Background IP, np. poprzez dodanie nowych składników Background IP. W takiej sytuacji należy bezzwłocznie zaktualizować Background IP dokonując stosowych zmian w umowie konsorcjum i/lub załącznikach do niej lub we wniosku.
3. Przykład istoty Background IP
Wnioskodawcy: Jednostka naukowa i przedsiębiorstwo.
Background IP po stronie jednostki naukowej: Patent dotyczący składu kompozytu cementowego na bazie szerokiej gamy surowców pochodzących z recyklingu - resurowców.
Background IP po stronie przedsiębiorstwa: Poufne know-how (tajemnica przedsiębiorstwa) dotyczące technologii produkcji wibroprasowanych kompozytów cementowych.
Projekt: Opracowanie technologii produkcji wibroprasowanego kompozytu cementowego przy użyciu wybranych surowców z recyklingu (resurowców).
Foreground IP: Poufne know-how dotyczące technologii produkcji wibroprasowanego kompozytu cementowego przy użyciu wybranego resurowca.
Bez określenia Background IP na etapie aplikowania o wspólny projekt (i zobowiązania do jego komercjalizacji), komercjalizacja Foreground IP mogłaby stać się niemożliwa – na przykład, gdy:
a) jednostka naukowa sprzeda podmiotowi trzeciemu patent, w który to wpisuje się wypracowany Foreground IP,
b) nastąpi wyjście przedsiębiorstwa z konsorcjum i np. ewentualne dołączenie nowego podmiotu. Ryzyko takowej sytuacji powinno być przewidziane w umowie konsorcjum - należy zapisać intencje, że zmienione konsorcjum przejmuje poufne know-how (Background IP wychodzącej firmy) w zakresie niezbędnym do przyszłej komercjalizacji Foreground IP, np. poprzez darmową, niewyłączną licencję z opcją sublicencjonowania.
4. Reasumując - sprawy związane z Background IP są często skomplikowane i wielowątkowe. Niemniej jednak, zawsze należy rozpoznać występowanie Background IP (właściciela, formę możliwej komercjalizacji, itd.) oraz zapewnić (dla konsorcjum) prawo do Background IP w stopniu niezbędnym do prawidłowej realizacji projektu, w tym do komercjalizacji.
Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem dotyczącym Foreground IP, który zostanie opublikowany już we wrześniu!
Przypominamy, że beneficjenci programu ramowego Horyzont Europa mogą uzyskać pomoc ze strony Horyzontalnego Punktu Kontaktowego Polska Południowo – Zachodnia w kwestiach związanych z komercjalizacją wyników badań naukowych nieodpłatnie.
Autor: dr inż. Tomasz Marciniszyn
Zespół WCTT
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej